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如何提高专利的授权率-连载2-创造性

已有 7010 次阅读 2013-11-18 13:40 |个人分类:专利相关|系统分类:观点评述| 专利, 创造性, 如何, 连载

创造性问题同样是影响专利授权与否的最关键的问题,也属于“一票否决”型影响因素。创造性主要涉及技术问题,同样应该由发明人来负责,本不该由我这个代理人来操心。但我多年实践发现,如果发明人与代理人充分沟通,在创造性方面提前做好充分准备,找好找准发明点进行有针对性的撰写的话,还是非常有利于在专利审查过程中论证创造性的。

“开创型发明”,其创造性是很容易论证的。这不是本文讨论的重点,因为现实中开创型发明是比较少见的。实践中,大多数都是“改进型发明”,即基于前人的技术成果,在某一个方面或几个方面做出或大或小的改进。

如同新颖性一样,创造性的评价也是要基于检索出来的对比文献来进行。因此,如果发明人能够提前做些必要的检索,哪怕是不完备的检索,也有利于对自己的发明的高度有个基本的认识。

但是,国内发明人有个很不好的习惯,那就是自觉或不自觉地隐藏一些做出本发明(尤其是改进型发明)时所依赖的关键文献资料,以体现自己的发明创造的创新性高度,对代理人也完全不提这些文献资料的存在,仿佛怕自己的技术水平被打了折扣似的。但其实这样做根本于事无补,以现在专利局的数据库完备程度和审查员的检索水平,肯定(几乎是100%)能检索到这些文献资料,到时候提出创造性问题,由于发明人和代理人都没有提前在申请文件撰写上进行必要准备,将会非常被动,严重时甚至会导致难以授权。我就见过不止一个这样的发明人,因为在撰写时隐瞒了最关键的文献资料,且遇见的代理人也仅仅是“格式刷+二传手”型代理人,没有做实质性深加工,到了审查阶段,该关键技术资料被审查员检索到,创造性难以论证,最终专利没有授权。其实,如果事先找准找好发明点的话,还是有授权希望的。

评价创造性,说白了就是要看“技术增量”。如果技术增量足够高,或者足够出乎意料,那么就认为有创造性,否则,就没有创造性。

形象点说吧,如果您站在巨人的肩膀上,那么,用你的大袍子挡住巨人,别人乍一看肯定会觉得您身高水平挺高;但是,如果审查员经过检索发现了巨人的存在,那么您的真实发明高度,可能就是您自己的身高那么高。如果提前与代理人讨论后弄清楚发明点,那么撰写时会把重点针对您的身高来着重渲染,强调在此巨人基础上再长高几厘米是多么的不容易,并有针对性地完善实施例和对比例的布局,那么就会为将来争辩创造性打好充分的伏笔,创造性论证就容易被审查员接受。现在,越来越多的申请人已经意识到了这个问题,在撰写阶段就向代理人和盘推出技术发展脉络,以让代理人真正把握发明高度和掌握好笔墨的分配,并做必要的创造性预判,显然,这样做是非常明智的。

与上述隐瞒关键技术资料截然相反的是,有很多发明人,为了体现自己的发明创造是多么的引经据典、多么的有理有据和多么的真实,往往把自己的发明创造的构思原理、所依据的主要科学规律和定理、技术推导细节、主要参考文献、技术试错和摸索过程,等等,原封不动地写入申请文件中,以为这样就能体现发明高度。殊不知,这样就走向了另一个极端,反倒不利于创造性的判断。有句老话讲,没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,同样,也没有无缘无故的发明创造发明人在进行任何发明创造时,都是有其技术构思过程的,甚至是一个很长的技术构思链条,如果把这其中的每一步都写出来,那么审查员正好根据这个技术构思链条来说明这个发明创造是常规技术的组合,是本领域技术人员容易想到的,或者是可以通过合乎逻辑的推理或有限次实验而得到的,进而否定该发明创造的创造性。这种审查意见通知书是很难应对的,因为审查员用于否定创造性的理由和证据就直接来自该专利申请文件本身,以彼之矛,攻彼之盾,从证据学角度来说,力度很强,申请人或发明人常有口难辩,无法应对。虽然说,这种类似于事后诸葛亮的判断方法,在创造性判断中是不允许的,但如果发明人确实把每一步构思过程都写明了的话,那申请人一方也很难证明审查员是事后诸葛亮。一旦不能证明审查员是事后诸葛亮,那么,审查员的否定创造性的审查意见就难以被驳倒,该发明的创造性也就难以论证。既无破,何谈立?

 

其实,关于创造性的判断,尽管《审查指南》上提供了标准的三步法判断方法,但面对具体实践问题时,创造性判断仍是一个相对主观性的、因人而异的过程。三步法是审查员常用的判断方法,在用来否定一个发明的创造性时是非常管用的,但对于正面证明创造性成立,则显得十分不足。毕竟,建设要比破坏难。关于创造性的正面证明,是专利领域中最迷人最富有争议性的话题,也是最考验代理人技术功底和法律功底的。因为其需要深入涉及其所属技术领域的技术细节,有时还要涉及外文资料的理解和技术比对,工作难度大,因此,过去很多“二传手型”专利代理机构或代理人,没有能力去做这件事情,往往将这个最棘手的活推给发明人去做,这其实是一种不负责任的做法。创造性论述,理应由专业的专利代理人负责和主导,也是专利代理人的份内之事,发明人可以在技术提供支持,但代理人绝不能完全将皮球踢给发明人。

总结一下,从提高专利授权率的角度来说,为了在创造性方面能顺利过关,建议申请人或发明人:

1. 提交专利申请前,进行必要的提前检索,对自己的发明的创造性高度有个初步定位;

2. 不要向专利代理人隐瞒你做出发明时所依赖的关键文献资料,提供这些资料给代理人,将有利于代理人弄清你的发明的“技术增量”在哪里,进而在撰写时有针对性地分配笔墨和准备好实施例证据;

3. 请不要在申请文件中透露自己的完整的技术构思链条,这不仅无助于创造性论证,而且简直就是在教育和启发竞争对手。

4. 任何时候,请尽量找专业技术经验和专利代理经验都丰富的专利代理人,远离“格式刷+二传手”型代理人。虽然学历不代表一切,但从统计意义来说,高学历、名校硕博出身的专利代理人,以及涉外专利代理人出身的专利代理人,整体素质要更强些,毕竟,在创造性争辩方面,技术功底是非常重要的,很多技术细节方面的细微区别,甚至是可能被发明人忽视的细微区别,都有可能就是论证创造性的得力着手点,没有深刻的技术洞察力和技术敏感性,是无法发现这些细微区别的。

 

与新颖性和创造性同样重要的,还有清楚性和完整性问题,下期博文将重点讨论,敬请关注。

 

有任何问题,欢迎与本博主探讨!本博主联系方式:renyongli_1977@aliyun.com   13439415214

 



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